关于第11761462号＂楼外楼及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2019)第0000221412号

申请人：杭州楼外楼实业集团股份有限公司

委托代理人：杭州德龙品牌策划有限公司

被申请人：杭州吉赛贸易有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区古墩路656号紫金港商务大厦909室

申请人于2018年11月26日对第11761462号 “楼外楼及图“ 商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。

申请人的主要理由：申请人引证的第769489号 “楼外楼“ 商标（以下称引证商标）在相关市场和公众中已具有极高知名度和影响力，并长期处于驰名状态。2013年申请人使用在＂餐馆；备办宴席；鸡尾酒会“ 服务上的注册商标为驰名商标。争议商标与申请人已达到驰名程度的引证商标构成关联商品上的近似商标。被申请人与申请人共处于杭州市西湖区，对申请人知名度应属知晓，在此情况下仍注册争议商标，属于以不正当手段抢注申请人商标的行为。依据《商标法》第十三条第三款、第三十二条的规定，请求对争议商标的注册予以无效宣告。

申请人提交了以下主要证据（复印件）：

1、 引证商标注册证及相关证明、许可使用情况；

2、 申请人 ＂楼外楼” 商标的最早及持续长期使用的照片；

3、 2010-2012年检报告；

4、 行业排名；

5、 相关书籍记载、媒体报道；

6、 申请人获得荣誉证明；

7、 广告宣传合同、照片及发票；

8、 "楼外楼”商标驰名批复及与申请人相关的裁定书；

9、 2009-2011审计报告、纳税证明、部分销售合同发票；

10、   "楼外楼”在瓷器等餐具上的实际使用情况；

11、   其他相关证据材料。

我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。

经审理查明： 1. 争议商标由被申请人于2012年11月19日申请注册，并于2014年05月14日核准注册，核定使用在第21类筷子等商品上。

2. 申请人引证商标在1993年08月 02日申请注册，并于1997年10月 07日核准注册，核定使用在第42类餐馆等服务上，经续展，现为有效注册商标。 我局在【2018】《关于第8072456号 “楼外楼“ 商标无效宣告请求裁定书》中依据《商标法》第十三条第三款对该商标在餐馆服务上予以保护。

上述事实有商标档案及申请人证据在案佐证。

我局认为，根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为： 一、争议商标商标是否违反《商标法》第十三条第三款的规定。 二、争议商标是否违反《商标法》第三十二条关于 “不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标＂的规定。

关于焦点间题一。根据查明的事实，引证商标于2018年07月 27日在无效宣告案件适用商标法第十三条第三款予以保护。申请人提交的在案证据可以证明在争议商标申请日之前，申请人＂楼外楼”商标在餐馆服务上已经进行了较大规模的广告宣传，在行业内具有较高知名度，根据在案证据可以证明 引证商标在争议商标申请日之前在＂餐馆”服务上已为中国相关公众熟知。争议商标主要认读部分文字“楼外楼”与引证商标＂楼外楼“文字构成、呼叫完全相同，构成对引证商标的复制、摹仿。争议商标指定使用的筷子等商品与引证商标使用的餐馆服务在消费场所、消费对象等方面存在一定关联，加之，被申请人与申请人同处一地，其对申请人引证商标知名度情况应属知晓。争议商标的注册难谓正当，极易使相关公众将之与引证商标及申请人相联系，从而致使申请人商标权益受到损害。因此，争议商标的注册已经构成《商标法》第十三条第三款所指情形。

关于焦点问题二。 《商标法》第三十二条所指 “不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标” 的规定，是对在类似商品上已经使用并有一定影响的未注册商标的保护条款。申请人提交的证据多为使用在餐馆服务上的宣传使用证据，或证据形成时间晚于争议商标申请日，不足以证明在争议商标申请注册前，申请人在筷子等商品上使用与“楼外楼”相同或近似的商标已具有一定影响，故争议商标的注册并未违反《商标法》第三十二条关于：“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标” 的规定。

综上，申请人无效宣告理由部分成立。

依照《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：

争议商标予以无效宣告。

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员：高亚晶

刘盈盈

李恺

2019年09月17日、

附、第11761462号“楼外楼”商标无效宣告裁定书