一、案情介绍：

诉争商标为第8072465号 “楼外楼”商标，由杭州国青食品有限公司于2010年2月11日申请注册，商标局于2013年12月6日初审公告，2016年11月28日核准注册，核定使用在第29类“ 蛋; 冬菇; 豆腐; 豆腐制品; 腐竹; 果冻; 木耳; 食品用胶; 蔬菜色拉; 咸蛋;”商品上。

2014年2月27日，杭州楼外楼实业集团股份有限公司引证在先注册的第769489号以及第3059901号“楼外楼”商标核定使用服务项目为原第42类的“餐馆；美容院”等，认为诉争商标与2014年1月被商标局认定的驰名商标具有一定的关联性，商标局裁定第8072465号“楼外楼”商标不予注册。

杭州国青食品有限公司不服商标局不予注册决定，于2015年9月29日向商评委申请复审。商评委认为驰名商标为个案原则，此案中诉争商标指定的商品与“楼外楼”驰名商标在功能用途、服务内容方面明显不同，不构成类似服务，不构成近似商标，裁定诉争商标予以核准注册。

2017年5月3日，杭州楼外楼实业集团股份有限公司提出了无效宣告请求。商评委认为杭州楼外楼实业集团股份有限公司“楼外楼“商标是由老字号演变而来，具有极强的显著性，并且已达到极高的知名度。杭州楼外楼实业集团股份有限公司在经营餐饮服务中，同样为顾客提供蛋、咸蛋、蔬菜色拉等食品，且有自己的食品公司，并且生产的食品在各节日中受到消费者的青睐，为消费者熟知。商评委按照商标法第十三条第三款、第十四条、第四十五条的规定，裁定诉争商标无效。

二、案件分析

1、驰名商标个案认定

《保护工业产权巴黎公约》第6条之2规定，对驰名的商品商标要给予特殊保护：成员国商标主管机关有权或应利害关系人的请求，对用于与驰名商标相同或类似商品上的相同或近似的商标，禁止或取消其注册或使用。我国的商标法遵循了这一原则，但是很多企业存在着一个误解认为认定驰名商标以后可以保护所有的类别、所有的商品项目。中国驰名商标认定遵循“个案认定、被动保护“的原则，认定的驰名商标的效力仅限于单个案件中，但是认定后的驰名商标可以作为商标的一个保护记录用于后期案件的驰名商标认定中。个案认定驰名商标时，提供的证据应该体现出驰名商标的知晓程度、持续时间、宣传的范围、受保护的记录。此案中楼外楼驰名商标在餐馆上面具有较高的知名程度，但不代表楼外楼在服装等相关产品上面具备驰名商标的程度。

2015年8月25日，商标局下发“第8072465号“楼外楼“商标不予注册的决定”，但是之后该商标仍然注册通过。后楼外楼公司提出无效宣告后，2018年7月27日，商评委下发“关于第8072465号“楼外楼” 商标无效宣告请求裁定书”，宣告“第8072465号”楼外楼商标无效。那么为什么在下达不予注册决定书后，该商标仍然注册通过，但之后又被宣告无效？原因是原被异议人在下达不予注册决定后提出了复审，被原异议人复审的主要理由：争议商标由其独创，具有显著性。争议商标与第769489号“楼外楼”商标、第3059901号“楼外楼”商标指定使用商品/服务不同，不构成使用在类似商品/服务上的近似商标。被异议商标的申请不是对原异议人驰名商标的复制模仿。被异议商标经过长期使用与宣传在消费者中已经具有较高知名度。原异议人提出异议申请存在主观恶意。因此，被异议商标应予以核准注册。

但是原异议人未在规定期限内未提交意见。经商评委审查原来提供的证据认定综合申请人提供的在案证据不足以全面反映在被异议商标申请注册前，申请人商标所标示的商品在中国大陆地区使用、销售、市场占有率、广告宣传的金额、规模或范围等情况，不足以证明在被异议商标注册日前，申请人商标已在中国经过长期、广泛宣传使用，为中国消费者所熟知，具有驰名商标所应有的广泛影响力和知名度。因此，对原异议人关于驰名商标的请求商评委不予支持。

之后原异议人提交了无效宣告证据材料，包含一系列荣誉、相关新闻报道、楼外楼商标被国家工商总局商标局认定为驰名商标的批复等证据。最终商评委认定申请人引证商标一在餐馆、备办宴席、鸡尾酒会服务服务上于2013年12月27日在商标管理案件中曾依据《商标法》第十三条的规定获得保护。申请人提交的在案证据亦表明，在争议商标申请日前，申请人的“楼外楼”商标已进行了较大规模的产品销售和广告宣传，并获得了大量荣誉，已具有较高的知名度，故可以认定申请人使用在餐馆服务上的引证商标一已为中国相关公众所熟知。其次，争议商标“楼外楼”与引证商标一“楼外楼”文字构成、呼叫完全相同，其构成对引证商标一的复制、模仿。争议商标指定使用的“蛋、咸蛋、蔬菜色拉”商品与引证商标一具有较高知名度的“餐馆”服务关联密切。再次，被申请人与申请人同处一地，其对申请人引证商标一知名度情况应属知晓，争议商标的注册难谓正当，同时，双方同处一地亦增加了相关公众对争议商标产品来源产生混淆的可能性。因此，商评委认为，争议商标使用在其指定商品上容易使相关公众发生混淆，从而损害申请人的权益。争议商标已构成《商标法》第十三条第三款所指情形，因此宣告争议商标无效。

三、问题与启示

  根据《中华人民共和国商标法》第三十五条规定，商标局做出不予注册决定，被异议人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起十二个月内做出复审决定，并书面通知异议人和被异议人。被异议人在规定期限内申请了商标复审，但是异议人没有在规定期限内提交对被异议人复审理由的答复。驰名商标认定遵遁个案原则，申请人提供的在案证据不足以全面反映在被异议商标申请注册前达到驰名程度 。作为维权人，我们要时刻准备积极应对，侵权人向商评委申请复审，提出自己的理由和意见，针对侵权人的问题和意见，我们应及时反击和回复，在法律规定的期限内提出意见和反驳，维护商标权益。

四、知识产权保护措施

1、企业对知识产权维权行动应当的积极参与

此案中，如果企业不提供相关联的证据材料来证明楼外楼的驰名程度，该争诉商标将继续使用，在相关市场上与申请人的商标同时出现，因争议商标与申请人的商标完全相同，其指定使用的“蛋、咸蛋、蔬菜色拉”商品与引证商标一具有较高知名度的“餐馆”服务关联密切，会使相关公众产生混淆，从而进行误认误购，损害申请人的利益。

知识产权是企业的核心，企业需要对知识产权进行管理和保护。首先，企业应该建立专门的部门负责知识产权维权事宜，现在越来越多的企业建立了品牌部的机制从进行有效的防范。当权利被侵犯时可以做出有效的反击，同时可以加快侵权时资料索取的速度，为企业知识产权保驾护航。其次，企业在注册商标时，应当慎重考虑商品类别，避免出现侵犯他人商标权的情形。

2、代理机构对企业的商标积极维护

作为代理机构，我们要对企业的商标、专利权等知识产权做好及时的监控，定时检测侵权商标。一旦出现侵权商标，及时记录跟客户联系，提出对侵权商标的异议申请和无效宣告程序。我们能主动的出击制止侵权行为，造成的损失将会大大降低。2018年商标申请量超过800万件，对于如此大的申请量，我们必须做好联动的监控和预警机制。

  同时，专门的代理机构负责知识产权领域，在知识产权领域的专业性、针对性较高，值得信赖，代理机构会密切关注商标局所发布的公告信息，一旦出现新动态新问题，及时告知客户了解，解决问题。

3、动态实时的维权

2018年11月26日对第11761462号第21类“楼外楼”商标提出无效宣告请求。商评委认为杭州楼外楼实业集团股份有限公司“楼外楼“商标于2018年07月 27日在无效宣告案件适用商标法第十三条第三款予以保护。杭州楼外楼实业集团股份有限公司提交的在案证据可以证明在争议商标申请日之前，“楼外楼”商标在餐馆服务上已经进行了较大规模的广告宣传，在行业内具有较高知名度，根据在案证据可以证明引证商标在争议商标申请日之前在＂餐馆”服务上已为中国相关公众熟知。争议商标主要认读部分文字“楼外楼”与引证商标＂楼外楼“文字构成、呼叫完全相同，构成对引证商标的复制、摹仿。争议商标指定使用的筷子等商品与引证商标使用的餐馆服务在消费场所、消费对象等方面存在一定关联，加之，被申请人与申请人同处一地，其对申请人引证商标知名度情况应属知晓。争议商标的注册难谓正当，极易使相关公众将之与引证商标及申请人相联系，从而致使申请人商标权益受到损害。因此，争议商标的注册已经构成《商标法》第十三条第三款所指情形，争议商标予以无效宣告。